SUMARIO: La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó una demanda presentada por Disco S.A. contra la oposición a la inscripción de la marca VEA presentada por una empresa que comercializaba la marca NIVEA. El tribunal señaló que el solicitante de la marca no era Disco sino un tercero con intenciones de cedérsela. Por lo que se violó el artículo 4 de la Ley 22.362 ya que no existió interés legítimo del requirente.

Juz. 11 Sec. 22
Caso: DISCO SA c/ BEIERSDORF AG s/ cese de oposición al registro de marca

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del año dos mil cinco, hallándose reunidos en Acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “DISCO SA c/ BEIERSDORF AG s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. El señor Leonardo Antonio Gibaut solicitó el registro de la marca “VEA” (acta nº 2.175.654 y 2.175.655: ver fs. 90 y 66), para distinguir productos de las clases 3 y 5. A su concesión se opuso la firma Beiersdorf AG, por estimar que resultaba confundible con su signo “NIVEA”, inscripto en idénticos renglones del nomenclador. Asimismo, desconoció el interés legitimo del actor para acceder al registro marcario solicitado (ver fs. 68 y 92).
El actor transfirió ambas solicitudes a la empresa Disco SA, comprometíendose a inscribirlas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (ver fs. 78/80 y 101/104).
A fin de remover el obstáculo, Disco SA inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la oposición al registro de la marca solicitada (conf fs. 46/48 y ampliación de fs. 57/61).
Corrido el traslado de ley, el señor Juez rechazó la demanda y, en consecuencia, declaró procedente la oposición deducida al registro de la marca “VEA” para identificar los productos de las clases 3 y 5, con costas a cargo de la vencida (conf fs. 411/413 vta).
Apeló la parte actora (ver fs. 434 -concedido a fs. 435) y expresó agravios a fs. 440/447, los que fueron contestados a fs. 449/458. Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.
II. El recurrente se agravia de que el a quo haya entendido que la oponente fundó su oposición -entre otras razones- en la falta de interés legitimo. Subsidiariamente, aduce que debió concentrarse la atención en el interés de Disco SA y no en el del cedente.
III. Es jurisprudencia reiterada de esta Cámara que el solicitante de una marca deberá demostrar su interés legitimo solamente cuando se presente una oposición que se funde en la ausencia de tal interés; es decir, que corre por su cuenta la demostración de que se halla legalmente habilitado para obtener el registro (esta Sala, causa 2778/98 del 27-12-01; Sala II, causa 1975 del 26-4-83; 1542/97 del 29-11-00; Sala I, causa 1924 del 15-7-83).
En el sub iudice, la oponente basó los fundamentos de su oposición en la confundibilidad con su signo “NIVEA” y en la falta de interés legitimo del señor Gibaut para acceder a los registros solicitados (ver oposiciones de fs. 68 y 92). Prueba de ello, es que la actora en su escrito de demanda argumentó sobre este aspecto (conf escrito de fs. 46/48, pto III).
Consecuentemente, es claro que el sentenciante se hallaba obligado a hacer mérito de ella de indudable proyección en la controversia (conf BERTONE-CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho de Marcas”, t. II, pag 195/196; Sala II, causas 19673/96 del 10-7-01 y 7302/98 del 5-2-02).
IV. Sentado lo expuesto, corresponde indagar si el interés legitimo exigido por el artículo 4 de la ley marcaria recae en el solicitante original o en el cedente.
Esta fuera de controversia que el INPI tomó razón de la transferencia efectuada por el señor Leonardo Gibaut en favor de la firma Disco SA (fechada el 16-6-00: ver fs. 78 y 101) con posterioridad a que la demandada se haya opuesto al registro del signo “VEA” (fs. 68 y 92). Por lo tanto, no cabe duda alguna que el interés legitimo cuestionado por el oponente era el del solicitante.
Así planteada la cuestión, es claro que el peticionario original de la marca, y no su eventual cesionario, es quien debía tener un interés legitimo en el momento en que el signo es solicitado (conf OTAMENDI, Derechos de Marcas, pag 112; Sala 1, causa 997/99 del 12-9-02). En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el requisito del interés legitimo tiene como objeto el evitar la existencia de marcas que no han de ser usadas, sino vendidas. Es decir, impedir el registro de las marcas especulativas.
Consecuentemente, y no habiendo aportado la actora prueba alguna al respecto (art 377, Código Procesal), no cabe sino coincidir con el a quo en que el actor no ha cumplido con la exigencia del art. 4 de la ley 22.362.
V. La forma en que se decide precedentemente, torna irrelevante la existencia o no de confundibilidad entre los signos en conflicto, puesto que -en cualquier caso- la demanda no podría ser receptada..
Por ello, voto porque se confirme la sentencia apelada, con costas (art 68, Código Procesal)
El Dr. Antelo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Guillermo Alberto Antelo. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° , del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Buenos Aires, noviembre de 2005.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente., el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas de alzada a la recurrente vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, elévase los honorarios de la doctora María Elena Pérez (ver cesión de fs. 424), a la suma de pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 8.820)(arts. 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).
En atención a las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito contadora María Florencia Brandi, así como la extensión y complejidad de la tarea efectuada, elévase sus emolumentos a la suma de pesos UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900).
Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlase los honorarios de la doctora María Elena Pérez, en las sumas de pesos DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200). Asimismo, fíjase los emolumentos de los doctores Carlos Mac Culloch y Marcos Andrés Kloosterman, en la cantidad de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 440) y pesos UN MIL CIEN ($ 1.100), en ese orden (art. 14 del arancel vigente).
La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Datos Suministrados por: CPACF- Sala de Lectura Electrónica-