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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 28 de Noviembre de 2005
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL CIVIL Y COMERCIAL
FALLO: CNCIV Y COMFED - SALA III Sumario: Internet: Marca – Nombre de Dominio. Inscripción: Nombre de Dominio – Marca Ajena. Registrante: Comercialización Productos del Titular de Marca. Mala Fe. Presunción. Pretensión se Ordene al Registrante Abstenerse de Utilizar la Marca - Denominación Comercial - Nombre de Dominio. CASO: PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG c/ Fasano Fernando s/ cese de uso de marca”

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del año dos mil cinco, hallándose reunidos en Acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG c/ FASANO FERNANDO s/ cese de uso de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:
I. La demanda de fs. 108/120 promovida por la representación de Pharmacia & Upjohn Aktiebolag -titular de la denominación PHARMACIA registrada en las clases 1, 5, 9, 10 y 41 del nomenclador marcario-, con el objeto de obtener el cese de registro del nombre de dominio “pharmacia.com.ar” registrado por Fernando Fasano en NIC-Argentina.
pericia contable de fs. 410/411).

A todo lo expuesto, se agrega que ha quedado fuera de controversia que la actora resulta ser titular del nombre de dominio www.pharmacia.com, situación que se encuentra avalada por los dichos del testigo Héctor Oscar Alonso en donde menciona que “1/4cada subsidiaria tiene su nombre de dominio propio”(conf. fs. 359), como así también por el informe emitido por el experto informático en cuanto evidenció a fs. 572/588 que colocando la palabra pharmacia en distintos buscadores de la red se encontraron diferentes páginas de la actora.-
Pues bien, identificando a los nombres de dominio como “una dirección de internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo” (conf. Carlos Mercurali, “El desafío de las marcas en internet” en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, n(9, pág. 76; Diego N.Laurini, “Nombres de dominio y marcas en internet”, LL 2002-A,1029; Fernando Carbao Cascon, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”, pág. 23, Arazandi, España, 1999), los mismos constituyen un nombre exclusivo correspondiente a un protocolo de internet (un número), lo que viene a ser un punto físico real en internet.

Tal como lo sostuvieran ambas partes, en nuestro país, los nombres de dominio se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien a través de la estructura conocida como NIC- Argentina, presta los servicios de registración en internet de los “nombres de dominio de nivel superior Argentina”, posibilitando de esta manera, la prestación de servicios a través de la red.-
Por otro lado, si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta.

En consecuencia, atendiendo a la definición de interés legítimo como “ una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental” (conf. Sala III, causa 6246 “ J.J. Evolo S.A. c/ Chisap S.A. del 10.05.1990), tengo para mí que no parece dudoso que la firma actora se oponga al uso del nombre de dominio “www.pharmacia.com.ar” toda vez que podría interpretarse que éste forma parte de la empresa accionante.
El doctor Jorge Otamendi en su artículo sobre “Conflictos con los nombres de dominio”, publicado en LL.2000-E, 963, estableció que “en lo que hace a las marcas y designaciones de actividades no notorias, la posibilidad de hacer cesar el uso del nombre de dominio dependerá de la posibilidad de confusión que pueda darse entre los productos, servicios o actividades por un lado, y el contenido del sitio por el otro.”. Determinado ello, resta nada más decir, que en caso de existir confusión prevalece el derecho anterior.

Desde esta perspectiva y al igual que en el caso que mencionara precedentemente, la empresa de la parte actora no puede ser privada de utilizar su designación comercial en internet por cuanto, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos (arts. 27 y 28 de la ley de marcas 22.362).

Si bien es cierto que el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio pues contrariamente a lo que sucede con el registro de marcas, abarcan todos los productos o servicios, por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legitimo para registrar un dominio.

Consecuentemente, estimo que lo relevante para definir el conflicto consiste en valorar los reales intereses en juego, de modo tal que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre la solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda.
Por último, y remitiéndome al mencionado artículo 953 del Código Civil en cuanto prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, -todo ello en concordancia con el artículo 1071- en cuanto dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en miras al reconocerlos, juzgo que el hecho de que quien ha inscripto como nombre de dominio en Internet una marca ajena se dedique a comercializar prácticamente la misma clase de productos que los del titular de la marca, permite presumir que ha actuado de mala fe al efectuar la referida inscripción, y que este uso abusivo de la marca ajena como nombre de dominio no ha sido desvirtuado por prueba alguna.

En consecuencia, aplicando la “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” o Política UDRP de la ICANN -Corporación de Internet de Números y Nombres Asignados- , esto es ubicándonos en la intersección del ámbito marcario con el de los identificadores de internet, es decir los nombres de dominio, lo que se intenta proteger es a los titulares marcarios pero sin dejar de amparar a los registrantes legítimos de nombres de dominio quienes pueden seguir en posesión de los dominios cuando tienen derechos o intereses legítimos y/o cuando no los hayan registrado y usado de mala fe, a pesar de que el dominio sea idéntico o confundiblemente similar a la marca del demandante.

A ello deberá agregarse que para que proceda dicha cancelación del dominio o su transferencia al titular marcario, que el registrante del dominio carezca de derechos o intereses legítimos, que el registro haya sido de mala fe y que además el uso del dominio sea de mala fe, toda vez que si se atendiera a criterios exclusivamente marcarios para cancelar o transferir un registro de dominio al titular de marca probablemente no sea imprescindible probar ni el uso de mala fe del dominio ni el registro de mala fe (conf. esta Sala causa “Radogowsky A c/ Catania M. s/ cese de uso de marca, fallada el 10.05.2005; con nota al fallo del doctor Roberto A. Bianchi, publicado en LL. 2005-D, pág. 230).

Como colofón diré que a fin de lograr una armonización entre el derecho marcario y las normas que reprimen la competencia desleal juzgo que la resolución apelada deberá ser confirmada en todas sus partes. (conf. Sala I, causa”Cafre S.A. c/ Informática para Profesionales SRL” del 13.03.2003).-

IX. Por todo lo expresado en los considerandos precedentemente citados, voto por la confirmación del fallo apelado en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).
El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mi que doy fe.
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo
Buenos Aires, de noviembre de 2005.-
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).-
El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo


A fs. 182/188 se presentó la parte demandada quien contestó la demanda promovida realizando una categórica negativa de los hechos y manifestó que a fin de evaluar la buena fe conviene tener en cuenta que accediendo a “pharmacia.com.ar”, el usuario obtiene una vinculación con las farmacias como así también un servicio venta y delivery como cualquier otro tipo de información útil al consumidor.-
Por último, solicita la nulidad de las solicitudes de las marcas PHARMACIA por entender que infringen la ley 22.362 (conf. contestación de demanda a fs. 182/188).
Resta destacar que a fs. 213, la parte actora obtuvo la suspensión provisoria del uso de la denominación “pharmacia.com.ar” a través de la medida cautelar decretada.-

II. El señor Juez de primera instancia a fs. 859/863 hizo lugar a la demanda y ordenó la abstención de utilizar la marca y denominación comercial PHARMACIA como nombre de dominio “pharmacia.com.ar”.

En cuanto al planteo de nulidad realizado, el Juez a-quo decidió decretarlo inoficioso por juzgar que el nulidicente debió deducir el tema como reconvención, toda vez que constituye una acción independiente.

Las costas del juicio fueron impuestas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).-

III. A fs. 873 apeló la parte demandada, siendo concedido a fs. 874, fundados a fs. 899/900, los que fueron replicados por la contraria a fs. 904/915/vta.. Median asimismo, recursos por honorarios, los que serán tratados conjuntamente por esta Sala al finalizar el presente acuerdo.

Las quejas esgrimidas por la demandada se refieren a la decisión del juez a-quo en cuanto no trató el planteo de nulidad realizado, como así también de la decisión que tuvo por acreditado los legítimos derechos preferenciales comerciales y marcarios de la demandante.

IV. Debo señalar que de conformidad con reiterada doctrina de la Corte Suprema no () he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino sólo las conducentes para resolver el conflicto ( Fallos 258:304;; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más).-

V. Entrando en el análisis de la primera de las quejas esgrimidas por la recurrente, debo recordar que el señor Juez a-quo decidió -en su sentencia de fs. 859/863- decretar inoficioso el planteo de nulidad de las marcas PHARMACIA toda vez que atendiendo al carácter independiente de la acción como así también ponderando que la finalidad en sí misma perseguida consiste en el reconocimiento de un derecho, era deber de la parte demandada articular la pretensión por vía principal, esto es, a través de la reconvención de la demanda.

Expuesto lo que antecede, y recordando que la finalidad de la actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los motivos que tienen para considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas fundadas y objetivas sobres los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque jurídico utilizado para resolver la cuestión controvertida (conf. Sala I, causa 16.120/03 del 26.02.2004, entre muchas otras; esta Sala, causa 5233/98 del 22.03.201). El memorial de la recurrente -en este punto- no reúne la condición apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin dar las bases jurídicas a un distinto punto de vista, no constituye tal acto procesal (conf. Sala I, causas 39.367 del 17.07.1997 y 1/00 del 27.03.2002 y sus citas, entre otras). En consecuencia, la apelante se limitó a reiterar los argumentos esgrimidos al contestar la demanda, todo lo cual conduce a considerar que el memorial en examen es inhábil a los fines perseguidos, en los términos del art. 265 del Código Procesal, aún empleando el criterio amplio que utiliza la Sala en esta materia. Ello determina que -en este aspecto del recurso- deba declararse desierto (art. 266 del Código Procesal).-

VI. Finalmente, se queja la recurrente acerca de la decisión del juez de primera instancia en cuanto tuvo por acreditado el legítimo derecho comercial y marcario de la actora respecto de la denominación PHARMACIA.

De las constancias arrimadas al expediente, tengo para mí que efectivamente la actora resulta titular de la marca “PHARMACIA” en las clases 1, 5, 9, 10 y 41 del nomenclador marcario (conf informe del INPI a fs. 304/315). Por su parte, comercialmente ha quedado acreditado a través de las diferentes contestaciones de oficio que de diversas droguerías que la firma de la actora resulta conocida bajo la designación antedicha como así también que se dedica a la venta directa de productos farmacéuticos y médicos (conf. informes de fs. 269, 300, 334 y pericia contable de fs. 410/411).

A todo lo expuesto, se agrega que ha quedado fuera de controversia que la actora resulta ser titular del nombre de dominio www.pharmacia.com, situación que se encuentra avalada por los dichos del testigo Héctor Oscar Alonso en donde menciona que “1/4cada subsidiaria tiene su nombre de dominio propio”(conf. fs. 359), como así también por el informe emitido por el experto informático en cuanto evidenció a fs. 572/588 que colocando la palabra pharmacia en distintos buscadores de la red se encontraron diferentes páginas de la actora.-
Pues bien, identificando a los nombres de dominio como “una dirección de internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo” (conf. Carlos Mercurali, “El desafío de las marcas en internet” en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, n(9, pág. 76; Diego N.Laurini, “Nombres de dominio y marcas en internet”, LL 2002-A,1029; Fernando Carbao Cascon, “Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet”, pág. 23, Arazandi, España, 1999), los mismos constituyen un nombre exclusivo correspondiente a un protocolo de internet (un número), lo que viene a ser un punto físico real en internet.

Tal como lo sostuvieran ambas partes, en nuestro país, los nombres de dominio se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien a través de la estructura conocida como NIC- Argentina, presta los servicios de registración en internet de los “nombres de dominio de nivel superior Argentina”, posibilitando de esta manera, la prestación de servicios a través de la red.-
Por otro lado, si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta.

En consecuencia, atendiendo a la definición de interés legítimo como “ una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa para el administrado una garantía de legalidad que importa una utilidad instrumental” (conf. Sala III, causa 6246 “ J.J. Evolo S.A. c/ Chisap S.A. del 10.05.1990), tengo para mí que no parece dudoso que la firma actora se oponga al uso del nombre de dominio “www.pharmacia.com.ar” toda vez que podría interpretarse que éste forma parte de la empresa accionante.
El doctor Jorge Otamendi en su artículo sobre “Conflictos con los nombres de dominio”, publicado en LL.2000-E, 963, estableció que “en lo que hace a las marcas y designaciones de actividades no notorias, la posibilidad de hacer cesar el uso del nombre de dominio dependerá de la posibilidad de confusión que pueda darse entre los productos, servicios o actividades por un lado, y el contenido del sitio por el otro.”. Determinado ello, resta nada más decir, que en caso de existir confusión prevalece el derecho anterior.

Desde esta perspectiva y al igual que en el caso que mencionara precedentemente, la empresa de la parte actora no puede ser privada de utilizar su designación comercial en internet por cuanto, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos (arts. 27 y 28 de la ley de marcas 22.362).

Si bien es cierto que el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio pues contrariamente a lo que sucede con el registro de marcas, abarcan todos los productos o servicios, por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legitimo para registrar un dominio.

Consecuentemente, estimo que lo relevante para definir el conflicto consiste en valorar los reales intereses en juego, de modo tal que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre la solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda.
Por último, y remitiéndome al mencionado artículo 953 del Código Civil en cuanto prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o que perjudiquen derechos de terceros, -todo ello en concordancia con el artículo 1071- en cuanto dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla tuvo en miras al reconocerlos, juzgo que el hecho de que quien ha inscripto como nombre de dominio en Internet una marca ajena se dedique a comercializar prácticamente la misma clase de productos que los del titular de la marca, permite presumir que ha actuado de mala fe al efectuar la referida inscripción, y que este uso abusivo de la marca ajena como nombre de dominio no ha sido desvirtuado por prueba alguna.

En consecuencia, aplicando la “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio” o Política UDRP de la ICANN -Corporación de Internet de Números y Nombres Asignados- , esto es ubicándonos en la intersección del ámbito marcario con el de los identificadores de internet, es decir los nombres de dominio, lo que se intenta proteger es a los titulares marcarios pero sin dejar de amparar a los registrantes legítimos de nombres de dominio quienes pueden seguir en posesión de los dominios cuando tienen derechos o intereses legítimos y/o cuando no los hayan registrado y usado de mala fe, a pesar de que el dominio sea idéntico o confundiblemente similar a la marca del demandante.

A ello deberá agregarse que para que proceda dicha cancelación del dominio o su transferencia al titular marcario, que el registrante del dominio carezca de derechos o intereses legítimos, que el registro haya sido de mala fe y que además el uso del dominio sea de mala fe, toda vez que si se atendiera a criterios exclusivamente marcarios para cancelar o transferir un registro de dominio al titular de marca probablemente no sea imprescindible probar ni el uso de mala fe del dominio ni el registro de mala fe (conf. esta Sala causa “Radogowsky A c/ Catania M. s/ cese de uso de marca, fallada el 10.05.2005; con nota al fallo del doctor Roberto A. Bianchi, publicado en LL. 2005-D, pág. 230).

Como colofón diré que a fin de lograr una armonización entre el derecho marcario y las normas que reprimen la competencia desleal juzgo que la resolución apelada deberá ser confirmada en todas sus partes. (conf. Sala I, causa”Cafre S.A. c/ Informática para Profesionales SRL” del 13.03.2003).-

IX. Por todo lo expresado en los considerandos precedentemente citados, voto por la confirmación del fallo apelado en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).
El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mi que doy fe.
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo
Buenos Aires, de noviembre de 2005.-
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).-
El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-
Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

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