En Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete, se reúnen los señores jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados «PRENSIPLAST S.A.» contra «PETRI S.A. S/ORDINARIO» (Expte. n° 68.214, Registro de Cámara nº 103. 569/1998), originados en el Juzgado del Fuero Nro. 12, Secretaría Nro.24, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers y Doctora Isabel Míguez.

"CONTINUACIÓN"


b) ‘Petri’ apeló la sentencia a fs. 2402. A fs. 2444/2463 expresó agravios, contestados por la parte actora a fs. 2476/2478.
Se quejó porque a diferencia de lo sostenido por el a quo: i) no fue ni injustificada ni abusiva la extinción del vínculo contractual dispuesta por su parte, y ii) resultaron improcedentes los rubros acogidos, siendo también excesivos sus montos. Por último, criticó la imposición parcial de costas a su parte.

IV.- La solución
Sobre esta base, resulta de menester establecer el debido encuadramiento fáctico y jurídico del caso. Ello impone -a fin de dispensar la solución que en justicia corresponde al caso- referir a la calificación de la relación jurídica habida entre las partes, al derecho aplicable, y a la interpretación de los hechos que siguieron a la celebración del contrato base de la relación jurídica habida entre las partes.

1) La cuestión procesal.
Previo a ingresar en el fondo de la problemática debatida cabe despejar -en breves líneas- el planteo de índole procesal esbozado por la parte actora.
En tal sentido, estimo que constituiría un excesivo rigor formal pretender que con posterioridad a la ampliación formulada por la actora a fs. 489/501, la accionada contestase nuevamente demanda, toda vez que el art. 365 CPCCN (en su antiguo texto, según la ley 24.573, vigente hasta el 22/05/2002) no lo impone, ni mucho menos establece sanción alguna frente a la actitud de silencio guardada por la demandada. Cabe estar pues y, en suma, a los resultados emergentes de las probanzas producidas en la causa para la definición del pleito.
Ponderando dicho cuadro he de proponer la desestimación de esta queja.
2) El contrato de licencia y las pautas para su interpretación.

i) Contrato de know how

Sorteado el precedente obstáculo ritual y entrando ahora en el núcleo de la cuestión, cabe procurar -como primera medida- la caracterización de la índole misma del contrato celebrado por los litigantes, tanto en el plano subjetivo como en el objetivo.
Cabe recordar, como lo ha referido la doctrina, que si bien hasta mediados del siglo XX los regímenes de “patentes de invención” y de «modelos de utilidad» parecían suficientes para proteger innovaciones técnicas y hallazgos de interés industrial -ya que otorgaban el monopolio sobre éstas- a partir de entonces comenzó a advertirse la insuficiencia e ineficacia de estas coberturas debido a los avances tecnológicos y a los cambios en las técnicas de investigación, máxime, que se comprobó que muchas adquisiciones tecnológicas no eran patentables y sin embargo eran imprescindibles para obtener resultados de interés industrial. Es decir, el savoir faire (saber hacer) se mostró como un concepto sumamente amplio que describía el conocimiento logrado (generalmente por experiencia) en cualquier actividad, y que no era exclusivo ni estaba alcanzado por las disposiciones sobre patentes, al representar una mercadería de carácter inmaterial, objeto de contratación y transferible, cuya aplicación permitía lograr resultados que hacían que unas empresas fuesen más eficientes que otras (cfr. sobre el tema, in extenso, Marzoratti, Osvaldo, «Derecho de los negocios internacionales», Ed. Astrea, T. 2, Buenos Aires, 2003, ps. 160/161)
En este contexto se enmarca el contrato que las partes han denominado ‘license agreement’ (fs. 22), terminología que traducida equivale a ‘contrato de licencia’ (v. traducción glosada a fs. 29), categorías con notas atípicas, que también es denominado genéricamente como contrato ‘de know how’ (en terminología francesa, el ya citado ‘savoir faire’), o de ‘asistencia técnica’.
El «know how» surgió cuando la actuación en el exterior dejó de ser patrimonio de las grandes empresas de países desarrollados, y las medianas empresas también tuvieron posibilidad por vía de las ‘licencias’ de iniciarse, con reducidos riesgos, en una operación internacional e ir abriendo mercados para su eventual intervención directa. También es importante destacar que la licencia constituye uno de los objetos típicos de los contratos de transferencia de tecnología. Así el know how, junto con las patentes, modelos, diseños industriales y las marcas, son transmitidos en este tipo de contratos (cfr. Marzoratti), ob. Cit., p.161).
Parte de la doctrina distingue que entre una y otra forma de convención existen sutiles diferencias. En efecto, se ha dicho que mientras en el ‘contrato de know how’ se otorgan derechos no patentados, en el de ‘licencia’ se concederían derechos patentados, o que en el ‘contrato de asistencia técnica’ -a diferencia de los anteriores- la empresa asistente se obliga a proveer mano de obra especializada a la asistida (cfr. Plate, Cecilia y Boglino, Mónica, «Know How», en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 12, n° 70/71, Buenos Aires, 1979, p.481/519). Sin embargo, otro sector no efectúa distinción alguna, al señalar, genéricamente, que «el contrato de know how es aquél por el cual una parte se obliga a informar a la otra, de los conocimientos, fórmulas, pericia, o especial habilidad técnica, necesarias para obtener un producto logrado como fruto de un proceso de estudio, de investigación y experiencia y que constituye un secreto. Por la licencia de know how pues, el beneficiario está facultado a utilizar de la otra parte toda la información necesaria sobre un proceso industrial específico, pero, al revés que en una patente, no puede oponer a terceros ese conocimiento privilegiado; sólo tiene derechos personales contra su contratante si éste, por ejemplo, infringió la exclusividad que le otorgó por vía contractual» (cfr. Marzoratti, ob. cit., p. 162).
En ese orden de ideas, la ‘licencia’ propiamente dicha consiste en la ‘facultad o permiso para hacer una cosa’. Así el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en una de sus acepciones define licenciar como «conceder el titular de una patente a otra persona o entidad el derecho de usar aquélla con fines industriales o comerciales» (Buenos Aires, 2006, p. 1376). Sin dudas, esta acepción -introducida recientemente por la Real Academia- se adecúa a la práctica jurídica vinculada con la transferencia de derechos emergentes de la propiedad industrial, que comprende el objeto del contrato celebrado, conforme paso a exponer seguidamente.
ii) El contrato de know how entre las partes
El contrato base de las presentes actuaciones (fs. 29/33) expone con precisión su objeto en la cláusula primera. Conforme a ella es claro su encuadramiento dentro de la categoría de acuerdos tendientes a transferir la licencia de uso del know how y la asistencia técnica requeridas para la producción de volantes y accesorios fabricados o a fabricar por ‘Petri’, incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air Bag System), a favor de ‘Prensiplast’.
Dicho objeto contractual pues, resulta un modo especial de transferencia de tecnología (cfr. Finnegan, Marcus, «Licences internationales des brevets et de savoir faire», en «La proprieté industrielle», OMPI, Ginebra 92éme année, spt. 1976, p. 223; Schapira, Jena «Les contrats internationaux de transfert technologique», en «Journal du Droit International», Ed. Techniques, Paris, 105éme. Anée, n° 1, 1978, p. 226; Massaguer Fuentes, José, «La aplicación del derecho de libre competencia de la CEE al contrato de licencia de patente», en R.D.I., año 9, 1987, p. 393, cit. por Juanes, Norma, «La comercialización de programas de computación o software», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Buenos Aires, 2003-3, p. 121).
En el instrumento sub examine pues, el licenciatario (‘Prensiplast’) adquirió una situación jurídica especial, particularizada por el hecho de que el licenciante (‘Petri’) le ha extendido el disfrute de un bien inmaterial, esto es, ese ‘saber hacer’, objeto de la licencia, posibilitándole el aprovechamiento económico conforme a los términos del acuerdo celebrado.
El contrato en cuestión exhibe catorce (14) cláusulas.
En la primera se aludió, ya se ha dicho, al objeto del contrato, relativo a la transferencia del know how para la producción de volantes y accesorios alcanzados por la licencia, incluyendo la incorporación del Sistema Bolsa de Aire (Air Bag Svstem).
En la segunda se pautó lo atinente a la extensión de la exclusividad de la licencia en cuestión, mas dado que es éste uno de los temas centrales de esta litis, habré de referirme a ella in extenso infra, a los fines de evitar innecesarias repeticiones.
En la tercera cláusula se reguló lo concerniente a las modalidades de la transferencia de información de ‘Petri’ a ‘Prensiplast’ respecto a los procesos de trabajo, planos, proyectos y demás datos de menester para la explotación del know how transferido.
En la cuarta cláusula se excluyó cualquier responsabilidad de ‘Petri’ respecto a los derechos que terceros pudieran tener, sin intervención directa de la licenciante, para limitar el uso del know how adquirido por ‘Prensiplast’.
En la quinta se estableció la obligación de ‘Petri’ de brindar asistencia plena para la transferencia del know how, así como lo referido a las pruebas y análisis de control de calidad, fijándose su costo y demás gastos a cargo de la licenciataria.
En la sexta se pautó la posibilidad de la prestación de asesoramiento técnico por parte de personal capacitado de la licenciante en la planta de ‘Prensiplast’ en Argentina, con costos a su cargo.
La cláusula séptima reguló lo relativo al deber de confidencialidad de la actora respecto al know how puesto a su disposición por la co-contratante.
En la octava se estableció el compromiso de ‘Prensiplast’ de pagar anualmente y en concepto de derecho de licencia, el 3% del monto de las ventas calculado sobre todos los productos objetos de la licencia.
Por la novena cláusula, ‘Petri’ se reservó el derecho de solicitar una auditoría oficial para verificar el cálculo de los derechos de licencia. Constituyó éste uno de los puntos de discusión en la presente litis.
En esa línea, la décima cláusula reguló lo atinente al pago trimestral de los derechos de licencia y de los impuestos que gravaban la operatoria, estableciéndose en cabeza de la actora la condición de agente de retención de estos últimos.
La décimo primera cláusula fijó el plazo de duración del contrato en diez (10) años, acordando las partes que éste pudiese extenderse de mutuo acuerdo. Hipótesis que, finalmente, se vio frustrada.
En la décima segunda las partes convinieron que en caso de no poder solucionar. eventuales controversias en la interpretación del presente, cualquiera de ellas podría remitirse a la Cámara de Comercio Germano-Argentina a efectos de dirimir las mismas a través de los procedimientos de arbitraje existentes.